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ビジネス契約

2024.05.20

この記事では、「特許ライセンス契約で再実施許諾（サブライセンス）を承諾されていない場合について、特許権にかかる技術を使って下請けに製品を製造させることは可能か」について、ライセンシーからのご相談にお答えします。

相談事例

～A社（特許ライセンス契約　ライセンシー）より～

精密機器を製造している当社（A社）は、B社の持つある製造技術に関する特許権Xをライセンスしてもらうため、B社と特許ライセンス契約を結ぶことにしました。そして、この特許権Xの技術を使って、当社の下請けである子会社（C社）に、製品を製造させる想定でいます。B社から提示された契約書には、「再実施許諾」について、事前の書面による承諾があれば再実施許諾が可能である旨規定がありますが、下請けについては何ら規定がありません。しかし、下請け（C社）による製造（実施）は、一般的に想定されることですし、自社で製造（実施）することと同じに考えていいと思いますので、契約締結後に実際製品を製造する際には、正式にB社に承諾を得ることなく、下請け（C社）に製造させても契約上問題ないでしょうか。

弁護士法人ファースト＆タンデムスプリント法律事務所の回答

「下請け」にあたるかどうかの判断が難しく、トラブルとなる可能性がありますので、契約書には、「下請け」に製造させることができる旨を明確に規定することをお勧めします。

たしかに法律上では、一定の要件を満たせば、「下請け」が製造（実施）することに関し、ライセンサーの許諾は必要ないと解されます。しかし、実際は、この要件を満たすかどうか、つまり、「下請け」にあたるのかどうかの判断が難しい場合があります。「下請け」と認められない場合、当該実施は「再実施」と解され、契約違反を問われてしまうおそれがありますので、注意が必要です。

以下、詳しく見ていきましょう。
まずは、「特許ライセンス契約」「再実施許諾」「下請け実施」について、説明します。

特許ライセンス契約とは

「特許ライセンス契約（特許実施許諾契約）」とは、特許権の保有者（ライセンサー）が、特許権を取得した発明について、相手方（ライセンシー）による実施（使用・譲渡など）を許諾する契約です。

許諾を受ける側（ライセンシー）は、研究開発にかかる時間や費用を節約しながら、特許発明を活用して新商品を製造・販売できるようになるというメリットがあります。
一方、特許権者（ライセンサー）は、ライセンス料による収入を得られます。自社が特許技術を有効活用することが難しい場合（技術、環境など）にも、ライセンス料収入を得ることによって早期に研究開発資金を回収することができます。

本事例における契約関係

「再実施許諾」とは

再実施許諾（サブライセンス）とは、ライセンス契約（主契約）においてライセンシーがライセンサーから許諾された実施権を、さらに第三者に対しライセンス（実施権を許諾）することをいいます。
再実施許諾をする場合は、当該第三者と再実施許諾契約（サブライセンス契約）を結ぶことが一般的です。またこのサブライセンス契約は、一般に、主契約が終了すると自動的に終了します。

原則として、元のライセンス契約（主契約）において、再実施許諾を認める旨の規定がない限り、ライセンシーは第三者に実施権を再許諾できません。

また、「再実施」と「下請け実施」は異なることに留意する必要があります。

「下請け製造（実施）」とは

一般的には、当事者の一方が相手方に特定の技術を提供し、相手方に「自己の一機関として」当該技術を実施させる（製造させる）場合、「下請け製造（実施）」と認められ、ライセンサーの承諾は必要なく、下請けの実施はライセンシーの実施と同一視されると解されます。
また、「自己の一機関としての実施」とは、以下の３つの要件を具備した実施を指すと解されています。（最判平成9年10月28日「鋳造金型事件」等参照）

①ライセンシーが下請製造者に工賃を支払うこと
②ライセンシーが、原材料の購入、品質等について指揮・監督すること
③ライセンシーが下請製造者の製造した製品全部を引き取ること

なお、「下請代金支払遅延等防止法」に定める下請企業の要件は、下請企業の保護のための要件であり、本事案で問題とする、「下請実施としてライセンサーの承諾が不要となるかどうか」とは別の事柄となります。

本事例の解説

「下請け製造（実施）」について契約で定める必要性

前述のとおり、契約で定めていなくても、法律上は要件を満たす限り、「下請け製造（実施）」について、ライセンサーの承諾は必要ありません。
ただし、実務上は、前述の要件①～③を満たすかどうか、つまり、「自己の一機関としての実施」＝「下請け製造（実施）」と認められ、ライセンサーの承諾を得る必要がないと解されるかどうかは、判断が難しい場合があります。

下請け製造（実施）について、契約で定めずに、下請けに製造させた場合、ライセンサーから契約違反を指摘されるなどの紛争になってしまうリスクがあります。

本事例では、B社から提示された契約書では、「下請けによる製造（実施）」に関しては、何ら規定がなく、一方「再実施許諾」に関しては、事前の書面による承諾があれば再実施許諾が可能である旨の規定があるのみとなります。
A社が、下請けC社に製造させることは当然許されると勝手に解釈し、B社に何ら正式な通知をすることなく、特許権Xにかかる技術を使ってC社に製品を製造させてしまうと、このことを知ったB社から、「承諾無しに再実施許諾を行った」として、契約違反を指摘されるトラブルとなるおそれがあります。さらにこの場合、B社はC社に対しては、特許侵害を訴える可能性があるでしょう。

もちろん、A社としては、B社の指摘に対し、C社はA社の下請けであるから、C社による製品の製造は、「自己の一機関としての実施」＝「下請け製造（実施）」であり、B社の承諾は必要ないはずだ、と反論することが考えられます。
しかし、そもそもB社から契約違反を指摘されるというトラブルは、できれば避けたいところでしょう。

そこで、本事案のように、当初から子会社・下請けでの製造を予定している場合には、契約において、例えば
a)「A社は、A社の子会社に委託製造させることができる」
b)「下請製造はA社（ライセンシー）の自己実施に含まれる」
といった内容を明確に規定しておくことが考えられます。

「下請け製造（実施）」にあたらないとされるリスク

ただし、上述b)のように、「下請製造はA社（ライセンシー）の自己実施に含まれる」と契約において定めておいた場合であっても、例えばA社によるC社の指揮監督が不十分で、C社は自社の裁量で原材料の購入は行っているような場合などは、Ｂ社から、上記要件の「②ライセンシーが、原材料の購入、品質等について指揮・監督すること」が認められない、すなわち、Ｃ社による製造は「下請製造」にあたらない、と指摘され、反論できないリスクも完全には排除できないでしょう。

したがって、当初から特定の会社への下請製造委託を想定し、その他の会社へ委託することは想定していないような場合には、a)のようにその旨明記しておけば、よりトラブル防止につながるといえるでしょう。

その他には、「「再実施許諾」について、Ｂ社（ライセンサー）の承諾を必要としない」、と規定しておくことも考えられますが、いずれにしても、ライセンス料との兼ね合いなどもあるため、相手方との関係性やリスクなどを総合的に検討・判断することが重要となります。

おわりに

以上のように、特許ライセンス契約で下請による製造が予定されている場合には、その旨明確に規定しておくことが重要です。
規定の仕方については、当該下請企業に対し十分な指揮監督を行っているかなど、下請製造と認められる委託であるかや、今後の事業展開において、新たな第三者に下請製造を委託する可能性があるかどうか、ライセンス料との兼ね合いはどうか、その他リスク等を総合的に検討・判断する必要があります。
必要に応じて、弁護士等の法律専門家に確認を依頼しながら契約書作成や契約審査（契約書チェック・契約書レビュー）を行うことをお勧めします。

※本稿は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。正確な情報を掲載するよう努めておりますが、内容について保証するものではありません。